Comment un étranger peut-il demander l'enregistrement d'une marque après l'immatriculation d'une société à Shanghai ?
Bonjour à tous, je suis Maître Liu de Jiaxi Fiscal. Avec 12 ans d'accompagnement des entreprises étrangères chez Jiaxi et 14 ans d'expérience dans les procédures d'enregistrement, j'ai vu trop d'entrepreneurs internationaux se précipiter pour immatriculer leur société à Shanghai, le cœur économique de la Chine, en pensant que le plus gros était fait. Puis, quelques mois plus tard, la réalité les frappe : leur nom commercial ou leur logo, qu'ils utilisaient déjà, est soudainement utilisé par un tiers, ou pire, ils reçoivent une mise en demeure pour contrefaçon de marque. C'est un scénario cauchemardesque qui peut anéantir une jeune entreprise. L'article « Comment un étranger peut-il demander l'enregistrement d'une marque après l'immatriculation d'une société à Shanghai ? » aborde justement cette étape critique et souvent négligée. Il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative, mais d'une stratégie de protection d'actif intellectuel essentielle pour sécuriser votre avenir sur le marché chinois. Dans cet article, je vais non seulement vous expliquer le « comment », mais aussi partager avec vous le « pourquoi » et le « quand » stratégique, en m'appuyant sur des cas concrets rencontrés dans mon cabinet. Comprendre ce processus, c'est comprendre comment verrouiller la valeur de votre marque en Chine.
Le Choix du Déposant
Un des premiers écueils après l'immatriculation de votre société à Shanghai concerne l'identité du déposant. Beaucoup d'entrepreneurs étrangers pensent, à tort, qu'ils peuvent déposer la marque à titre personnel depuis l'étranger. Or, la stratégie la plus robuste et recommandée est de faire de votre société chinoise immatriculée à Shanghai le titulaire de la marque. Pourquoi ? D'une part, cela aligne parfaitement les actifs : la société qui exploite commercialement la marque en est la propriétaire légale, ce qui simplifie la gestion, la licence ou la cession future. D'autre part, sur le plan pratique, une société chinoise possède un code d'identification unifié (le « Unified Social Credit Code ») qui facilite grandement les démarches auprès de l'Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle (CNIPA).
Je me souviens d'un client français, un créateur de mode, qui avait immatriculé sa société à Shanghai mais voulait initialement déposer la marque à son nom personnel, résidant en France. Nous lui avons expliqué les risques : en cas de litige, les procédures d'exécution seraient bien plus complexes, et surtout, si la société chinoise devait un jour être vendue, la marque, actif clé, ne ferait pas partie du package sans une cession séparée, souvent coûteuse et sujette à examen. Il a finalement opté pour le dépôt au nom de sa société de Shanghai. Cette décision s'est avérée cruciale lorsqu'il a cherché un investisseur local deux ans plus tard ; la structure propriétaire claire et intégrée a été un atout majeur lors du due diligence.
Il est également crucial de noter que l'adresse légale de la société à Shanghai sera l'adresse de correspondance officielle pour tous les documents liés à la marque. Il faut donc s'assurer que cette adresse est stable et que les changements éventuels seront signalés promptement, sous peine de manquer des communications vitales de la CNIPA. En résumé, votre société de Shanghai n'est pas seulement une entité commerciale, elle doit devenir le pilier juridique de votre propriété intellectuelle en Chine.
L'Analyse Préalable
Avant même de remplir le premier formulaire, le travail le plus important commence : l'analyse de disponibilité et de faisabilité, ce que nous appelons couramment la « recherche d'antériorité » ou « clearance search ». Rien n'est plus frustrant et coûteux que de monter un dossier complet pour se voir opposer un refus après 9 à 12 mois d'attente. En Chine, le système suit le principe du « premier déposant », ce qui rend le terrain miné pour les nouveaux arrivants.
L'analyse ne se limite pas à une recherche textuelle exacte sur la base de données de la CNIPA. Il faut être bien plus fin. Il faut considérer les marques identiques ou similaires sur des classes de produits/services identiques ou connexes. La notion de « similarité » est interprétée de manière assez large par les examinateurs chinois, incluant la similarité phonétique (pour les marques en caractères latins), visuelle et conceptuelle. Par exemple, déposer « KOLO » alors qu'il existe « COLO » dans la même classe (articles vestimentaires, classe 25) a de fortes chances d'être rejeté.
Je conseille toujours à mes clients de réaliser une analyse en deux temps : une première recherche préliminaire par nos soins pour identifier les obstacles évidents, suivie, si le budget le permet, d'une analyse juridique approfondie par un conseil en marques spécialisé. Cette seconde étape évalue les risques probables d'opposition et propose des stratégies d'ajustement. Un de nos clients dans le secteur des technologies vertes avait choisi un nom très évocateur en anglais. Notre analyse a révélé une vingtaine de marques contenant des éléments similaires, mais une étude plus poussée a montré que la plupart étaient inactives ou dans des classes totalement différentes. Nous avons pu procéder au dépôt avec une argumentation préparée à l'avance, et la marque a été enregistrée sans encombre. Investir dans une analyse solide, c'est économiser du temps, de l'argent et protéger votre projet à long terme.
La Stratégie des Classes
La Classification de Nice, qui répartit les produits et services en 45 classes, est votre carte stratégique. L'erreur classique est de ne déposer que dans la classe qui semble la plus évidente, par exemple la classe 25 pour les vêtements. Mais une marque est un écosystème. Prenons l'exemple d'une marque de café premium à Shanghai. La classe 30 (café, thé) est indispensable. Mais qu'en est-il de la classe 43 pour les services de restauration (si vous avez un salon de dégustation), de la classe 21 pour les tasses et accessoires, de la classe 35 pour la vente au détail en ligne et la publicité, ou même de la classe 16 pour les emballages et les publications ?
Il faut raisonner en termes d'extension commerciale actuelle et future. Une approche trop restrictive vous expose au « squattage » dans des classes adjacentes. J'ai vu une marque de sportwear australienne se faire devancer en classe 28 (articles de sport) par un déposant local, l'empêchant ainsi de vendre des équipements sous son propre nom en Chine. Le coût pour racheter cette marque a été astronomique. À l'inverse, il ne faut pas non plus verser dans la surprotection en déposant dans 45 classes sans raison commerciale valable, ce qui serait un gaspillage de ressources.
La clé est de prioriser : 1) Les classes cœur d'activité (indispensables). 2) Les classes liées à l'exploitation directe (comme la vente, la publicité). 3) Les classes d'extension naturelle à moyen terme. Pour une startup, on peut commencer par un noyau dur de 3-5 classes et prévoir un budget pour étendre le portefeuille au fur et à mesure de la croissance. Une stratégie de classes bien pensée est un investissement dans la scalabilité de votre business.
Le Dossier et le Processus
Une fois la stratégie définie, place à l'exécution. Le dépôt lui-même se fait en ligne via le portail de la CNIPA, mais la préparation est minutieuse. Le dossier nécessite : un exemplaire clair du logo (si la marque est figurative), la liste précise des produits/services dans chaque classe choisie (rédigée selon les termes officiels du guide de la Classification de Nice), et les justificatifs de l'identité du déposant (ici, le certificat d'immatriculation de votre société de Shanghai avec son code unifié).
Le processus qui suit est un marathon, pas un sprint. Après le dépôt et le paiement des frais officiels (environ 300 RMB par classe pour un produit), vous recevez un numéro d'application. Vient ensuite une période d'examen formel (environ 1 mois), puis l'examen substantiel (environ 8-9 mois). C'est pendant cette phase qu'un examinateur va analyser votre demande sous l'angle des motifs absolus (marque distinctive ?) et relatifs (conflit avec des antériorités ?). Si tout va bien, la marque est publiée au Bulletin des Marques pour une période de 3 mois, durant laquelle tout tiers peut former opposition. En l'absence d'opposition, le certificat d'enregistrement est enfin délivré.
La difficulté ici réside dans la gestion de la temporalité et la réponse aux éventuelles notifications officielles (« Office Actions »). Une notification de rejet partiel ou total n'est pas une fin en soi, mais une occasion de répliquer. Par exemple, si l'examinateur estime que la marque est trop descriptive, il faut pouvoir argumenter sur son caractère acquis par l'usage ou proposer une renonciation à un droit sur l'élément descriptif. Suivre le processus pas à pas avec rigueur et réactivité est capital ; un délai de réponse manqué peut entraîner l'abandon pur et simple de la demande.
Les Pièges à Éviter
Le chemin vers l'enregistrement est semé d'embûches typiques pour un étranger. Le premier piège est linguistique et culturel. Une marque purement phonétique en alphabet latin peut avoir une consonance malheureuse, voire obscène, en mandarin. Un test de prononciation par des locaux natifs est indispensable. À l'inverse, la traduction ou la translittération (choix des caractères chinois) est une étape stratégique en soi. Voulez-vous une traduction littérale, phonétique, ou une création conceptuelle ? Chaque choix a des implications marketing et juridiques. Il est souvent sage de déposer à la fois la version latine et la version chinoise.
Le deuxième piège est le « squattage » préventif. Malheureusement très répandu, il consiste pour des agents peu scrupuleux ou des concurrents à déposer votre marque (ou une très proche) dès qu'ils ont vent de votre implantation, parfois même avant votre propre dépôt. La seule parade est la rapidité et la confidentialité. Ne diffusez pas publiquement votre nom de marque cible avant d'avoir au moins déposé la demande. Travailler avec un agent de confiance qui comprend l'urgence est crucial.
Enfin, ne négligez pas le piège de la maintenance. Une marque enregistrée n'est pas un trophée à ranger dans un tiroir. Il faut l'utiliser commercialement et pouvoir en apporter la preuve (factures, publicités, photos d'étalage en magasin) pour se prémunir contre une action en déchéance pour non-usage après 3 ans de période continue d'inactivité. De plus, le renouvellement doit être effectué tous les 10 ans. Gérer une marque, c'est un engagement à long terme, pas une formalité ponctuelle.
Conclusion et Perspectives
En résumé, demander l'enregistrement d'une marque après l'immatriculation d'une société à Shanghai est un processus stratégique et technique qui va bien au-delà d'un simple formulaire. Cela nécessite une réflexion en amont sur le titulaire, une analyse de risque poussée, une stratégie de classes éclairée, une exécution méticuleuse du processus et une vigilance constante pour éviter les pièges courants. Comme je le dis souvent à mes clients, l'immatriculation de votre société vous donne le droit d'opérer en Chine, mais l'enregistrement de votre marque vous donne le droit de protéger ce que vous y construisez.
Pour l'avenir, je vois deux tendances majeures. D'une part, la CNIPA continue de moderniser ses procédures et de renforcer la répression contre le squattage malveillant, ce qui est une bonne nouvelle pour les opérateurs de bonne foi. D'autre part, avec l'explosion du commerce électronique et des marques direct-to-consumer, la vitesse de dépôt et la protection sur les plateformes en ligne (comme via le système « AliProtect » d'Alibaba) deviennent des paramètres critiques. La stratégie de marque devra de plus en plus s'intégrer dès le premier jour à la stratégie digitale globale de l'entreprise en Chine. Ne laissez pas cette pierre angulaire de votre succès au hasard ; planifiez-la, protégez-la, et elle deviendra votre actif le plus précieux sur le marché chinois.
Le Point de Vue de Jiaxi Fiscal
Chez Jiaxi Fiscal, avec notre expérience cumulative de plus d'une décennie au service des investisseurs étrangers, nous considérons l'enregistrement de la marque non pas comme une étape administrative isolée, mais comme le chapitre indispensable qui suit immédiatement l'immatriculation de la société. C'est le chaînon manquant entre la création légale de votre entité et la sécurisation effective de son identité commerciale. Nous observons trop souvent un décalage dangereux : les entrepreneurs se concentrent sur les aspects financiers, comptables et opérationnels de leur création d'entreprise à Shanghai, en reléguant la propriété intellectuelle au second plan. Or, dans l'économie chinoise actuelle, fortement numérisée et compétitive, la marque est souvent le premier point de contact avec le consommateur et un actif valorisable en cas de levée de fonds ou de cession.
Notre approche est donc intégrée. Nous conseillons à nos clients d'inscrire le budget et le timing du dépôt de marque dans le business plan initial. Nous les mettons en relation avec notre réseau de conseils en propriété intellectuelle spécialisés pour l'analyse préalable, une étape sur laquelle nous refusons de faire l'impasse. Ensuite, en tant que gestionnaire de leurs obligations légales en Chine, nous nous assurons que les documents de la société (certificat, code unifié) sont parfaitement en ordre pour servir de base au dépôt, et nous pouvons assurer le suivi des délais et des communications officieuses. Pour nous, accompagner une entreprise étrangère, c'est l'aider à construire des fondations solides et durables. Et dans ce chantier, l'enregistrement de la marque est la clé de voûte qui verrouille et protège tout l'édifice commercial. Il ne s'agit pas simplement de remplir une obligation, mais de bâtir un avantage concurrentiel défendable sur le long terme.
